如何避免創(chuàng)業(yè)中的商標(biāo)糾紛？

公司創(chuàng)立總會(huì)需要起個(gè)商標(biāo)名（或設(shè)計(jì)一個(gè)圖案）。

公司發(fā)展過(guò)程中也會(huì)因?yàn)樾庐a(chǎn)品的開發(fā)以及培育新的子品牌同樣會(huì)遇到商標(biāo)起名的問(wèn)題。

今天筆者談?wù)劰驹谏虡?biāo)注冊(cè)之前，在醞釀起名階段就應(yīng)該知道的事情或應(yīng)該做的法律風(fēng)險(xiǎn)方法。

 有別于單純的商標(biāo)申請(qǐng)代理，這些內(nèi)容屬于更為系統(tǒng)的法律咨詢和商標(biāo)籌劃方面的內(nèi)容。

從知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢與知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理的服務(wù)角度來(lái)看，此篇文章也可以看出商標(biāo)咨詢與商標(biāo)代理在服務(wù)內(nèi)容與客戶價(jià)值上的不同點(diǎn)。

一、商標(biāo)設(shè)計(jì)階段版權(quán)歸屬隱患 起名無(wú)論是字符、圖案等首先是如何設(shè)計(jì)。

在“起名”——“商標(biāo)設(shè)計(jì)”——“商標(biāo)注冊(cè)”的這一過(guò)程中大家往往重視第三個(gè)階段：即是否取得商標(biāo)授權(quán)證書，但是最容易忽視的是“商標(biāo)設(shè)計(jì)”成果的權(quán)利歸屬。

委托他人設(shè)計(jì)的商標(biāo)無(wú)非是文字、符合或圖案。

只要具有一定的原創(chuàng)性就會(huì)擁有版權(quán)。

包括委托其他設(shè)計(jì)公司或個(gè)人設(shè)計(jì)，或者直接把熟人或朋友的作品拿來(lái)申請(qǐng)商標(biāo)，或者請(qǐng)自己公司的員工設(shè)計(jì)。

 根據(jù)現(xiàn)行著作權(quán)法的規(guī)定委托他人設(shè)計(jì)的作品，其著作權(quán)在沒有約定的情況下，屬于實(shí)際創(chuàng)作作品的個(gè)人（著作權(quán)法：第17條）。

即便請(qǐng)自己公司的員工設(shè)計(jì)的作品其版權(quán)也不歸公司所有，而是歸實(shí)際創(chuàng)作作品的員工所有。

有人可能會(huì)有這樣一個(gè)誤區(qū)，委托員工設(shè)計(jì)的作品，應(yīng)該屬于職務(wù)作品，其版權(quán)應(yīng)歸公司所有，其實(shí)不然。

 現(xiàn)行著作法把員工完成的作品進(jìn)行了分類，員工完成的工程設(shè)計(jì)圖、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、地圖、計(jì)算機(jī)軟件等作品的版權(quán)歸單位所有，除此以外其他類的作品其版權(quán)歸員工所有（著作權(quán)法第16條）。

因此委托他人設(shè)計(jì)的商標(biāo)，包括委托員工自行設(shè)計(jì)的商標(biāo)，在沒有約定的情況下歸員工個(gè)人所有。

除非雙方通過(guò)書面合同明確約定“版權(quán)歸委托人”。

 二、商標(biāo)設(shè)計(jì)版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范措施 根據(jù)商標(biāo)法的要求，申請(qǐng)商標(biāo)不得侵犯他人在先的合法權(quán)利。

當(dāng)“商標(biāo)設(shè)計(jì)”階段沒有約定版權(quán)歸委托人所有，事后該委托人以沒有享有版權(quán)的圖案申請(qǐng)了公司商標(biāo)，會(huì)給日后的商業(yè)運(yùn)作埋下隱患。

 因此商標(biāo)設(shè)計(jì)階段，涉及商標(biāo)的公司應(yīng)訂立書面的設(shè)計(jì)合同，并在設(shè)計(jì)合同中，明確約定“創(chuàng)作完成的作品的版權(quán)歸委托人所有”。

實(shí)踐中很多創(chuàng)業(yè)公司在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中會(huì)選擇在豬八戒、威客等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)通過(guò)競(jìng)標(biāo)的方式請(qǐng)他人設(shè)計(jì)商標(biāo)，由于網(wǎng)絡(luò)上的競(jìng)標(biāo)訂立合同的過(guò)程是在網(wǎng)上操作完成的，日后存在舉證的困難，因此創(chuàng)業(yè)者有必要與受托設(shè)計(jì)商標(biāo)的人補(bǔ)簽書面的合同，并就作品的版權(quán)歸屬進(jìn)行明確的約定。

 作品設(shè)計(jì)完成后應(yīng)要求受托設(shè)計(jì)的人員交付工作底稿。

對(duì)于計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)的還應(yīng)交付特定的計(jì)算機(jī)源文件。

用以證明該作品的原創(chuàng)性和版權(quán)產(chǎn)生的事實(shí)。

由于這里實(shí)際上是一個(gè)版權(quán)轉(zhuǎn)讓的過(guò)程，即受托人將商標(biāo)設(shè)計(jì)的作品轉(zhuǎn)讓給委托人。

因此在設(shè)計(jì)完成后，最好還應(yīng)將設(shè)計(jì)的圖案打印，并由受托完成的一方簽字，表明商標(biāo)設(shè)計(jì)合同項(xiàng)目完成后，受托設(shè)計(jì)的乙方交付的是某個(gè)特定的作品。

 三、用朋友或合作伙伴提供的作品申請(qǐng)商標(biāo)注意手續(xù) 有一個(gè)很典型的案例，朋友之間商業(yè)合作終結(jié)，因圖案的版權(quán)瑕疵最終導(dǎo)致已經(jīng)被授權(quán)的商標(biāo)被撤銷。

上海上島注冊(cè)了“上島及圖”商標(biāo)并使用多年，股東陳文敏擁有“上島及圖”著作權(quán)。

上海上島注冊(cè)“上島及圖”的商標(biāo)，股東陳文敏提供的作品，因此股東陳文敏是明確知道上海上島注冊(cè)商標(biāo)一事的。

但是上海上島和股東陳文敏之間沒有簽訂關(guān)于版權(quán)許可的合同，因此出現(xiàn)的情況是股東陳文敏享有“上島及圖”的版權(quán)，而上海上島享有“上島及圖”的商標(biāo)權(quán)。

后因股東之間合作關(guān)系破裂，陳文敏退出上海上島另立杭州上島，并提出撤銷上島商標(biāo)的訴訟。

 歷經(jīng)波瀾，2005年7月法院終審判決，上海上島以侵犯在先著作權(quán)為由，正式撤銷上海上島對(duì)“上島及圖”商標(biāo)使用權(quán)。

北京市高級(jí)人民法院行政訴訟終審判決書中寫到：“申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí)并未征得陳文敏許可，侵犯了陳文敏的著作權(quán)，其行為具有違法性。

2000年7月29日陳文敏得知其作品被申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)未表示反對(duì)意見，該意思表示對(duì)陳文敏并無(wú)法律上的拘束力。

后雙方發(fā)生糾紛，陳文敏于2003年4月22日在法定訴訟時(shí)效期間內(nèi)申請(qǐng)撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)予以審理并撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)并無(wú)不當(dāng)。

上海上島公司以陳文敏違反誠(chéng)實(shí)信用原則，禁止反悔為由進(jìn)行抗辯，本院不予支持。

” 其中蘊(yùn)含著一個(gè)法律上的邏輯，雖然股東陳文敏提供的“上島及圖”的作品供申請(qǐng)商標(biāo)，但是根據(jù)法律規(guī)定著作權(quán)的使用需要征得權(quán)利人同意。

上海上島在爭(zhēng)議中主張股東陳文敏雖然沒有簽訂合同，但是其知悉應(yīng)該算是一種默示同意。

但是根據(jù)法律的邏輯“默示”是法律的一種推定，只有法律明確規(guī)定的情況下才可以認(rèn)定為“默示”同意。

正如陳文敏的代理律師馬一德教授在上訴代理詞寫到“知道”并不等于“同意”。

該案件最終因?yàn)闆]有版權(quán)合同，股東用在先的版權(quán)申請(qǐng)撤銷了商標(biāo)。

 四、商標(biāo)起名慎用需付費(fèi)的計(jì)算機(jī)字體 隨著宣傳的美感與個(gè)性化的需要，已經(jīng)出現(xiàn)了很多付費(fèi)的字體公司，他們?cè)O(shè)計(jì)新穎的字體，并編輯成字庫(kù)軟件銷售供使用。

經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)的美術(shù)計(jì)算機(jī)字體字庫(kù)公司主張他們認(rèn)為字體是一種美術(shù)設(shè)計(jì)享有版權(quán)，同時(shí)也享有軟件著作權(quán)。

對(duì)此司法實(shí)踐目前還沒有達(dá)成統(tǒng)一的意見。

有的判決不承認(rèn)計(jì)算機(jī)字體單字的美術(shù)作品的著作權(quán)，如2011年方正字體訴寶潔使用“飄柔”字體做商標(biāo)敗訴。

 但是有的司法判決也承認(rèn)單個(gè)計(jì)算機(jī)字體作為美術(shù)作品享有版權(quán)，比如江蘇法院關(guān)于秀英體的判決。

2010年北京漢儀科印信息技術(shù)有限公司發(fā)現(xiàn)昆山笑巴喜嬰幼兒用品有限公司、上海笑巴喜嬰幼兒用品有限公司在“笑巴喜”文字商標(biāo)中未經(jīng)許可使用了“秀英體”的“笑”字和“喜”字。

在2011年的江蘇省高院終審判決書判定商標(biāo)侵犯計(jì)算機(jī)美術(shù)字體的版權(quán)。

 因此在計(jì)算機(jī)字體有爭(zhēng)議的司法環(huán)境下，公司選擇漢字用作商標(biāo)的時(shí)候，應(yīng)謹(jǐn)慎選擇，在與設(shè)計(jì)人員交流的時(shí)候應(yīng)提出避免使用付費(fèi)的計(jì)算機(jī)字體，以免產(chǎn)生不必要的糾紛。

如果實(shí)在需要可以請(qǐng)專人親筆題詞設(shè)計(jì)，并簽訂關(guān)于版權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面合同。

五、商標(biāo)起名一個(gè)需要排除的思維 當(dāng)我們開發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品的時(shí)候，從銷售的角度來(lái)講，總會(huì)去總結(jié)歸納公司產(chǎn)品的具有的特點(diǎn)，然后從產(chǎn)品所具備的特點(diǎn)中取一個(gè)詞來(lái)做一個(gè)商標(biāo)。

比如某公司開發(fā)出一款漏電保護(hù)器，認(rèn)為該漏電保護(hù)器具有安全使用的特點(diǎn)，就取名“安全”牌漏電保護(hù)器。

這是不允許的，因?yàn)槁c(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品是該產(chǎn)品或類似產(chǎn)品都具有的功能或者很明顯的特點(diǎn)，這個(gè)行業(yè)的所有公司只要生產(chǎn)的產(chǎn)品符合安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)都可以稱之為“安全”的漏電保護(hù)器，因此僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊(cè) 。

這個(gè)例子可以這樣理解，一旦把產(chǎn)品的所具有的共性特點(diǎn)用被一家公司壟斷作為商標(biāo)使用這是不合適的。

 這樣的例子我們還可以從“舒膚佳”香皂的取名中可以看出來(lái)，從某種意義上說(shuō)任何香皂都有可以是給肌膚舒服的感覺，即“舒膚”，因此使用“舒膚”作為商標(biāo)是有注冊(cè)不成功或者注冊(cè)成功后有被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，一旦被撤銷，企業(yè)前期投入的廣告、宣傳資本等都會(huì)付之東流。

因此寶潔公司在取名上加上一個(gè)字變成“舒膚佳”其起名的安全性就高了。